대법 "푸른색 마름모 '팔팔정', 비아그라 상표권 침해 아니다"

'비아그라-팔팔정' 발기부전 치료제로 형태도 유사…전문의약품, 의사·약사 혼동 가능성 적어

[아시아경제 류정민 기자] 발기부전 치료제인 '88정'은 푸른색 마름모꼴 형태로 비아그라와 유사한 측면이 있지만 상표권 침해는 아니라는 대법원 판결이 나왔다.

대법원은 '화이자 프로덕츠 인크(Pfizer Products Inc.)'와 한국화이자제약㈜가 한미약품㈜을 상대로 낸 디자인권 침해금지 등 소송에서 원고 승소 판결한 원심을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈다고 16일 밝혔다.

화이자 프로덕츠 인크는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로서 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra, 이하 ‘비아그라’라 한다)를 판매하고 있다. 화이자는 마름모꼴 입체적 형상에 푸른색 색채를 입힌 비아그라의 표장 등록을 마쳤다.

한미약품은 마름모꼴 형상에 푸른빛의 발기부전 치료제인 '팔팔정'을 판매하는 회사다.

화이자 측은 "양 디자인 모두 다이아몬드 형상으로 푸른빛의 색상을 지니고 있어 매우 유사한 심미감을 주고 있다"면서 "양 디자인은 다이아몬드의 각 모서리가 뾰족하지 않고 둥그스름하게 처리된 형태인 점 및 다이아몬드의 가로·세로 비율이 약 1.35 ~ 1.36 정도 되는 점까지 매우 유사하다"고 주장했다.

화이자 측은 한미약품이 다자인권을 침해했다고 주장하며 소송을 제기했다.

비라그라 제품(사진 왼쪽)과 한미약품의 '팔팔정' 제품. 사진제공=대법원

한미약품 측은 "원고 디자인은 푸른색의 약간 둥근 마름모형 모양이고, 피고 제품들은 직선 중심의 육각형에 가까운 모양으로, 양 디자인의 전반적인 특성이 명확하게 구별된다"고 반박했다.

1심은 한미약품 손을 들어줬다. 1심 재판부는 "전문의약품으로서 의사나 약사 등 의약관련 종사자들은 의약품의 모양과 색깔의 유사성으로 인하여 의약품을 혼동하는 경우가 거의 없어, 두 약품의 형태와 색상이 유사하다고 하더라도 이로써 곧바로 혼동을 일으키게 한다고 단정할 수 없다"고 지적했다.

2심 재판부는 한미약품이 '팔팔정'을 제조하거나 전시해서는 안 되며 완제품은 모두 폐기하라는 내용의 선고를 통해 화이자 측 손을 들어줬다. 2심 재판부는 "피고 제품들은 원고 제품형태를 그대로 모방하여 그 식별력에 편승하려는 의도가 있다고 판단되는 점 등을 종합하여 보면, 그 혼동 가능성 역시 인정할 수 있다"고 설명했다.

대법원은 2심 재판부 의견을 받아들이지 않았다. 대법원은 비아그라가 마름모꼴의 푸른색 알약으로 지속적으로 광고활동을 했다는 점을 고려해 "이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 있다"고 평가했다.

대법원

다만 대법원은 "형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 요소가 발휘된 것이라고 보기는 어려운 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표는 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수는 없다"고 판단했다.

대법원은 "비록 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재한다"면서 "전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 피고 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표와 구별될 수 있다고 봄이 타당하다"고 판시했다.

대법원 관계자는 "상품의 입체적 형상으로 된 입체상표가 본래적 식별력을 갖지는 못하더라도, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정한 사례"라면서 "입체상표의 기능성 판단 기준을 최초로 설시하고, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지 아니함을 인정한 사례"라고 설명했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr